西進中國 醫藥專利如何產業化?

撰文記者 林以璿
日期2018-02-09
編輯整理/林以璿

當前臺灣生技公司積極西進,看準廣大市場,期望在中國實現產業化進而盈利。產業化是專利的起點,也是專利的核心。醫藥產業要升級,必須要仰賴優質醫療專利的生成與產業化,如果不能進入市場,專利只不過是茫茫資料庫中的一筆技術文獻。

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提及專利產業化,打過幾場大型國際專利訴訟,後來也進行創新投資的明富律師事務所律師高士偉說,「產業化就是要結合資源,特別是資本的力量,只有將研發成果落實為具體產品,進而獲取市場,最終才能獲得現實的經濟利益。」

「所謂有錢出錢有力出力,技術產業化正是如此,是結合不同的資源來創造更大的價值。根據這個定義,談到產業化,第一步仍是要從資本投入開始。」高士偉表示。

投資評估:特別留意專利被無效的風險

執業經驗超過17年的侯慶辰律師事務所律師慶辰則把醫藥專利產業化的模式,分成了4個階段:投資評估、投資方法選擇、合約條款擬定以及執行合約使技術市場化。

侯慶辰指出,在決定是否進行資本投入時,首先,實務上都會進行例行的投資分析。「中國過去進行研發成果的產業化,大多採取傳統的投資分析模型,著重在研發、生產、銷售、人力資源以及財務會計等方面,很少涉及智慧財產權的問題。」

然而,對醫藥產業而言,探討產業化,智慧財產權絕對是關鍵因素。

醫藥產業進行投資,絕非單靠砸錢就能成功與獲利。若不先解決智慧財產權問題,將造成無窮後患而使得投資得不償失。

侯慶辰認為,應該要特別重視欲產業化的專利被無效(invalidation of patent)的風險,也就是在投資之前,需從傳統面善盡法律與財務的調查,還應該進行詳細的專利調查。

他建議,「除了確認其專利的佈局情況,更應把重心放在其專利被無效的風險」,否則,若當初投資動機是因為看上某種醫藥專利技術,但若其專利有瑕疵,在未來就難以進行專利侵權訴訟以阻礙競爭者侵權,甚至引來專利蟑螂主動挑戰其專利,以圖牟被投資公司剛獲取的投資金。

這種專利無效的風險,在中國特別高。因為絕大部份的投資在投入醫藥企業之前,都有種種原因而根本沒做專利面的盡職調查。

侯慶辰從經驗面看到許多問題與陷阱,他表示,「中國的專利法制運作,相較於美國簡單許多,而且中國又盛行不收費的全風險代理,使得要在中國試著去無效一篇專利的難度與成本,遠遠低於在美國,基本上只要找到幾點專利漏洞,寫個無效申請書就行。」

由於投入極低而獲利極大,他也大膽預言,「未來中國醫藥專利無效訴訟的數量將與日俱增。為了防患於未然,妥善做好產業化之前的無效分析,實屬必要與明智。」

投資方式選擇:授權或入股?

完成盡職的調查而決定投資後,下一步就是確認投資的方式。實務上普遍的做法有入股投資以及取得授權兩種。

入股投資又可以依照入股比重的高低(是否逾50%)而區分成策略性投資(Joint Venture),以及企業併購(M&A);第二種則是購買該醫藥的技術或取得技術授權。

以複雜度而言,前一種入股模式自然較高,因為不僅涉及技術,還涉及高額的資本投入,以及投入後兩個組織之間的文化融合,其成敗將主要取決於企業管理的能力。

相對地,若投資的目標主要是看中某項技術,而投資方本身又有資源將該技術進一步發展與轉化時,在實務上,主要是採取買斷或授權的模式。

不同模式的選擇,其實與產業領域有密切關係。以電子產業與生物醫藥產業對比,兩者就有很大的差異。

醫藥產業因為強調專利的獨佔性與排他性,一般會傾向用併購模式來吸引技術。

但電子產業則是因為技術太多樣化且生命週期又短,一般是採取授權模式引進技術。

買斷或授權,與其說是本質的差異,不如說是程度上的差異,也就是技術買家對於技術賣家的技術移轉的需求強弱,而這往往就是個案中當事人協商的重點。

根據侯慶辰的經驗,採用買斷專利的模式較少見,因為專利權人通常會希望繼續保有專利權,在實務上買斷的模式並不多,而是以授權模式為主流。

合約條款擬定關鍵事項

一旦決定循授權模式取得技術,將進入另一個高專業的領域,也就是授權協定的擬定與談判(參見圖一)。

專利授權的談判,最重要的兩件事:一是組建專業團隊,另一是設計最有利的合約條款。

就前者而言,要妥善完成一件授權交易,需要團體作戰,這不僅是公司法務或專利部門的工作,更是必須將公司內部與外部的重要資源加以整合,並且共同向專利權人爭取最佳的授權條件。

一個較好的團隊模式則可參考下頁(圖一):

好的授權條件 需要被...