新源生技首創臺灣IPR成功立案

善用「多方複審」機制 攻得國際專利之爭契機

撰文記者 王柏豪
日期2021-06-21
新源生技創業團隊由多年知名跨國藥廠經驗人士組成,團隊利用自行研發的專利技術開發出一種眼用奈米懸浮液(Ophthalmic Nanosuspension)藥物,若此藥物問市,將是市面上唯一非侵入性治療翼狀胬肉藥物,預估全球年銷售高峰值可達5~10億美金左右(後排站立左二為執行長Madhu )。

撰文/高士偉(明富國際法律事務所) 責任編輯/王柏豪


高士偉 明富國際法律事務所 律師:臺灣公司面對國際企業的專利圍堵戰,若能適時提出「多方複審」,將有機會藉由挑戰其專利有效性而獲得談判籌碼,甚至奪回市場主導權。

面對全球日益競爭的環境,企業之間的專利攻防,往往就成為產品開發最終成功與否的關鍵。

以往,臺灣公司面對國際企業的專利圍堵戰,通常只能被動地接受專利權人提起的冗長訴訟程序及敗訴後天價的賠償,或消極地選擇放棄此產品開發。

反之,若能適時提出「多方複審」(Inter Partes Review, IPR),臺灣公司將有機會藉由挑戰其專利有效性而獲得談判籌碼,甚至奪回市場的主導權。

根據我們(明富國際法律事務所)執業多年之觀察,臺灣除了科技產業(如半導體)之外,鮮少公司願意於美國採取主動積極策略對國際競爭對手的專利出擊。其主要原因歸咎於臺灣保守的企業文化,而使其不願意主動花錢挑戰競爭對手專利權。

事實上,現行制度下,因美國專利商標局(United States Patent and Trademark Office, USPTO)的審查能量有限,而使其無法充分發揮把關機制以發揮篩選適當專利之功能,進而造成專利權過度浮濫之現象。許多具有無效嫌疑之專利充斥於市場,且進一步被授予排他權利之保障,不僅使專利權人獲得不合理之授權金利益,更使競爭者對於該項技術研發產生卻步而阻礙產業發展。

專利權屬於一種「排他性」的權利,可以排除他人在未經其同意之下,製造、販賣、使用、進口該專利技術/產品之行為,因此專利權能夠達到獨佔和保護市場的作用。

在此情況下,即使公司已取得專利保護,產品上市前,仍得考慮自由營運(Freedom to Operate)問題,也就是在「不用擔心會侵犯他人專利權」的情況下,企業可以自由進行營運。

其作法包括透過自由營運檢索,企業現在和未來產品的製造和銷售地區,找出可能會妨礙企業營運的有效專利。一旦發現侵權風險性高的專利,可進一步對有侵權疑慮的專利進行有效性的評估,並共同研擬出專利迴避設計、取得授權或主動挑戰專利有效性的策略。而透...