近(14)日，產業技術司指導、資策會科技法律研究所規劃並與環球生技合作舉辦四場「國際技術移轉法遵議題工作坊」，最終場以「跨境技術移轉與授權法律風險與爭議」為題，由普華商務法律事務所蔡朝安主持律師、林祖晞資深律師、俞仲宣資深律師，從智慧財產的盡職調查、企業的人才留任及支援服務、解析競業禁止條款，到跨境技術移轉與授權常見爭議態樣議題，全面性地帶領台灣企業了解引進國外技術過程中容易遇到的法遵議題。


資策會科技法律研究所跨域整合中心林冠宇主任(攝影/張哲瑋)

資策會科技法律研究所跨域整合中心林冠宇主任表示，資策會科技法律研究所設計四場「國際技術移轉法遵議題工作坊」，議題涵蓋「美國關鍵生物技術出口法規」、「生物技術引進租稅議題」、「跨境技術移轉與授權重要條款」，及「跨境技術移轉法律風險與爭議」，目的是希望透過這一系列議題的規畫，協助業界搭建從理解法規到掌握風險的全面性框架，深入理解技術移轉過程中的核心挑戰。他也表示，不僅此次工作坊，資策會科法所也將持續提供法遵議題協助，為大家在技術移轉中增添支持，共促生技產業的發展。


普華商務法律事務所主持律師蔡朝安(攝影/張哲瑋)
 

蔡朝安：智慧財產盡職調查細節多 確權、有效性、侵權檢索不可少

普華商務法律事務所主持律師蔡朝安解析智慧財產權盡職調查的眉角，他指出，大部分公司通常都是在產品研發完後，才委託專利代理人進行專利迴避，以避免侵權。為了確保無侵權風險，原則上應在產品研發前就要先做一個「專利確權檢索」，進入盡職調查後，接著進行「專利有效性檢索」，最後是進行「專利侵權檢索」，以確認是否有他人侵犯自家專利。而專利評估的細節，以及應注意事項，包括：專利是否仍具有效性、專利的有效期限、是否有產權鏈(chain of title)、在哪些國家取得專利，又在哪些國家申請或遭駭、專利擁有者是否為被授權人、是否有其他專利共同所有人或利害關係人、有哪些相關的專利家族，專利範圍保護範圍多大等，都要進一步理解。

若是對不可專利化的營業秘密進行調查時，蔡朝安表示，可從營業秘密「管理」著手，營業秘密的管理，也不外乎是企業對內部、外部的「人」與「事」管理。在對內部管理調查時，可觀察其對營業秘密的「載體」是否採取有效的保密措施，例如：有無設立保密區域、或對接觸使用營業祕密載體的行為進行控制等。在外部管理調查上，他也分享了數個可深入了解的切入點，包括：對合作研發或委託對象是否訂立營業秘密歸屬協議、簽署保密協定或保密條款，甚至在談判、考察、交流時有無防止營業秘密洩漏等措施，面對營業秘密被侵害後，是否有救濟方式、防止損害擴大的策略。

林祖晞：取得授權標的 「核心人才」留任為關鍵 

接著普華商務法律事務所資深律師林祖晞分享企業人才留任及支援服務。他表示，取得授權或併購可以幫助一家公司取得成長的關鍵技術，但光是取得「技術本身」可能無法達到關鍵技術的價值與期待。因為若授權標的是未取得專利的營業秘密或技術，可能僅存在特定技術人員腦中時，僅憑授權標的，就可能無法取得技術支援或期待繼續研發，因此在授權標的之外，連同技術開發或使用關鍵技術的「人才留任及支援服務」也是關鍵。

除了技術授權產生的人才留任關鍵，林祖晞表示，授權方與被授權方往往也有直接或間接的競爭關係，通常就會需要「競業禁止條款」來規範，只是所謂的「競爭行為」是指哪些，應該做明確的約定。最後他也提醒，要進行競業禁止條款約定時，應了解是否涉及我國公平交易法或當地的競爭法所禁止的相關聯合行為或其他限制競爭行為的法律規範。

俞仲宣：當心授權爭議！ 案例解析其中眉角

普華商務法律事務所資深律師俞仲宣針對四場《國際技術移轉法遵議題工作坊》中提到的授權範圍、擔保條款、權利金、違反反托拉斯法、轉授權與委託製造等議題中的常見爭議，透過真實案例來解析其中需注意事項。

在授權範圍爭議中，對於被授權人在取得專利後使用方式與契約不完全一致就容易產生爭議，美國最高法院以默示授權(Implied License)與專利權耗盡兩種方式處理。例如，Met-Coil公司曾指控Korners公司生產其專利空調設備連結管中部分構件──彎角片作為副廠零組件，讓客戶購買副廠替代原廠，認為侵害專利，法院認為，Met-Coil公司銷售的產品或構件僅能用於實施專利，而無任何其他的非侵權用途，此外，販售過程能清楚推導專利權人已授予權利。

俞仲宣也針對專利權耗盡原則舉例，LG公司曾將其微處理器和晶片組技術方法專利授權予Intel公司，並要求Intel公司轉售給第三方時，需能與Intel公司的其他產品合併使用，因此認為被告廣達公司買Intel零件後與其他非Intel公司製造之產品進行零件組裝、合併使用已侵害其專利權。法院則認為，該專利產品唯一用途是與其他系統組成電腦，也無法單獨運作，因此廣達可主張LG公司專利權耗盡原則，不受LG公司與Intel公司之間約定限制。

俞仲宣也提醒，專利權原則上是屬地主義，但是在美國專利法第271條(f)訂有專利屬地主義之例外規定，即自美國境內銷售至境外再行組合的行為，亦應視為專利權侵害。

在擔保條款爭議中，俞仲宣指出，授權人為持續獲取授權金，可能與被授權人約定「禁止挑戰專利有效性擔保條款」，降低被授權人挑戰其專利有效性而拒絕支付授權金之風險。

美國法院認為於雙方「訴訟前」所簽訂之禁止挑戰條款基於公共利益、當事人間利益之衡量下，為避免授權人透過禁止挑戰條款規避專利遭舉發無效，原則上雙方當事人所簽屬之此條款應為無效。但於「進入訴訟後」則另當別論，當雙方完成證據開示程序下，則應承認該禁止挑戰條款效力之必要。

權利金爭議中，俞仲宣指出，專利池是指兩個或兩個以上的專利所有人之間的協定，用來相互間或向第三人授權它們的一個或多個專利。專利池的授權通常需注意要遵循FRAND (fair, reasonable and non-discrimination)原則，也就是公平、合理、以及非歧視原則。
 

鼓勵學名藥挑戰專利 原廠藥逆向給付恐壟斷市場

俞仲宣也分享違反反托拉斯法的相關爭議，他指出，授權契約常有「搭售」約定，製藥產業中更出現「逆向給付協議」的約定，以擴大雙方經濟效益、降低成本等，然此等條款一定程度上可能對市場造成不正當的競爭，而受美國反托拉斯法制規制。

關於逆向給付協議是指Hatch-Waxman法對學名藥制定簡化新藥審查程序(ANDA)，新增了專利連結制度，上市前需要確認是不是會侵害原廠藥的專利權，而為獎勵挑戰原廠藥專利有效性，設有P4途徑，挑戰成功可獲180天獨佔期，而這時原廠藥為推遲學名藥上市，會逆向給付學名藥廠對價來維持自身利潤。

例如，在原廠藥廠Solvay Pharmaceuticals支付對價下，Actavis公司承諾推遲學名藥上市時間，美國聯邦貿易委員會(FTC)認為該約定造成市場不正當競爭而起訴Actavis公司，一二審法院都認為屬於專利範圍原則駁回FTC，但最高法院認為不可以專利權獨佔市場，需適用合理原則審查是否會對競爭造成負面影響。

(報導/李林璦、彭梓涵)