昨(12)日，產業技術司指導、資策會科技法律研究所規劃並與環球生技合作舉辦四場「國際技術移轉法遵議題工作坊」，第三場以「跨境技術移轉與授權重要交易條款」為題，延續前兩場工作坊所講授議題，由普華商務法律事務所蔡朝安主持律師，以國際關鍵生物技術引進在實務上交易層面的重要議題為中心，從非稅、涉及稅務兩方面，實質分析跨境技術移轉與授權的重要交易條款。


 資策會科技法律研究所跨域整合中心組長林佩瑩(攝影/張哲瑋)

資策會科技法律研究所跨域整合中心組長林佩瑩致詞表示，台灣企業於引進國外關鍵生物技術的過程中，可能面臨著許多交易層面之法律問題，涉及技術引進之交易架構、交易條件、合約安排，以及後續監督等方面。
 
林佩瑩指出，資策會科法所於今年9月即有舉辦相關研討會，探討關於國際關鍵技術引進時所面臨之法遵議題，並期盼藉由本系列工作坊加深對於議題的討論與交流，此場次以引進國際關鍵生物技術時的交易層面為核心，邀請蔡朝安律師分享跨境技術轉移與授權的重要交易條款，希望協助增進產業對技轉時實務上面臨交易層面議題的了解。


 普華商務法律事務所蔡朝安主持律師(攝影/張哲瑋)
 

無形資產「權利邊界模糊」！技術授權首重標的定義

 
蔡朝安指出，此次演講內容主要針對一般技術授權契約的交易條款進行分析。他強調，由於技術授權多屬於無形資產，其特徵是「權利邊界不清晰」，雖然保有彈性，但也是交易的風險所在之處。
 
蔡朝安表示，授權首先要定義「授權標的」，專利相對其他智慧財產權來說算是權利範圍較清晰的標的，但還是需要注意的是，專利權是屬地主義，例如臺商與美國公司授權日本專利權，需遵守日本的專利權法規；此外，建議授權標的從技術著眼，以專利家族為基礎，包含不同地區已取得專利、甚至正在申請的專利、與還在實驗室未申請的專利等都要詳細盤點出來，才不至於掛一漏萬。
 
蔡朝安強調，相對於專利，營業秘密(技術know-how)的權利範圍十分難清晰定義，在授權前需先確認know-how是否滿足營業秘密法的規範，並具體將know-how於契約中寫明，若遇到授權方know-how技術十分有潛力但未以營業秘密保護時，仍可以進行授權，但可以因此要求授權方給予折扣，最重要者仍是在於契約中須先定義出技術授權標的與範圍為何，事後才能查核或是被竊取時才能提出民事或刑事訴訟，也因此，在簽署授權時，法務、技術、財務人員三方內部對話非常重要。
 
蔡朝安提到，合作及授權有多種樣態，例如共同開發通常可能共同擁有產權；委託開發則是出資方承擔財務風險與成果，被委託方通常屬於收取勞務報酬；策略聯盟則通常是已經有研發成果的技術方授權銷售；此外亦有包裹授權、交互授權等形式。
 
他表示，授權則分為專屬授權、獨家授權與非專屬授權，專屬授權中，授權方不能再授權給其他人、也不能自己使用、被授權方可轉授權；但獨家授權中，授權方同樣不能再授權別人，但自己能可使用技術、被授權方不可轉授權；而非專屬授權中，授權方則可以再授權別人、自己也可使用技術、被授權方不可轉授權。
 

授權範圍一定要講清楚！計量權利金須留心稽核可能性

 
接著，蔡朝安詳細說明了授權期間及範圍。他強調，授權範圍一定要講清楚在哪些國家或地區，授權方是否給予無限制授權、使用方式和應用範圍有無限制，同時也要將公平競爭法上的限制列入考量。
 
在授權對價的權利金上，依計算方式可分成定額權利金與計量權利金兩種。如果是計量權利金，必須思考稽核的可能性、仔細擬定計算基礎，並考量哪些項目應予扣除，例如銷貨折讓。
 
另外，如果涉及到標準必要專利(SEP)或專利池(patent pool)的授權，則須留意遵循「公平合理及非歧視」(FRAND)原則，具有強勢地位的授權方，不得無故拒絕授權或加諸綑綁、包裹或反競爭等限制，授權條款必須合理，且對相同狀況的被授權方，不得給予不同的授權條件。
 
其後，蔡朝安也針對授權對價、聲明擔保、衍生權利歸屬、訴訟處理、財務揭露與查核權等一一拆解分析，並舉了1964年Brulotte vs. Thys Co.專利案、2015年Kimble vs. Marvel案，說明美國法院曾經判決當專利權已經屆期者即不得收取權利金，否則有違公共領域(public domain)政策，因此在實務交易上部分授權方可能會改採以權利金後付、包裹授權等方式。
 

授權方/被授權方衍生稅負及風險分配 可透過授權契約約定 

 
在下半場演講中，蔡朝安則分別從授權方與被授權方的角度，解析跨國智財交易契約相關稅務條款的稅務負擔及條款。
 
蔡朝安表示，對授權方而言，在理想狀況下應包含的條款中，契約內訂定之「權利金數額」即為授權方實收金額，被授權方不得自該金額扣減相關稅款及費用，或者至少該扣繳稅款得扣抵授權方就其所得應納的稅額。
 
此外，在授權方觀點中，由被授權方負擔所有稅負，並有義務配合提供納稅憑證單據，就扣繳稅款得用於扣抵做出聲明與擔保；同時，也由被授權方負擔稅務機關拒絕核准的風險，以及賠償機制。
 
另一方面，從被授權方的觀點來說，契約內訂定的權利金數額，應包括相關稅款及費用；此外，授權方應負擔所有稅負，被授權方無配合提供納稅憑證單據之義務，且無須就扣繳稅款得用於扣抵做出聲明與擔保，並由授權方負擔稅務機關拒絕核准的風險及賠償機制。
 
蔡朝安提醒，被授權方給付授權方的對價，在性質上屬於授權方的所得，通常是以授權方作為納稅義務人。然而，在授權方和被授權方之間所衍生的稅負及相關風險分配，仍可透過授權契約約定，例如由授權方自行吸收、或轉嫁由被授權方負擔。
 
此外，對於被授權方代為扣繳的所得稅款，被授權方是否有義務配合提供納稅憑證單據，以及是否向授權方聲明擔保其得用於扣抵授權方應納稅額，都是權利金及交易對價所生稅費負擔義務中需要注意的事項。
 
(報導 / 吳培安、李林璦)