AIA法案改變專利制度

智財產權資產化6大策略

撰文記者 蔡立勳
日期2015-08-13
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今年台灣生技月的專利智財策略研討會,邀請世界最大智財事務所之一的飛翰外國法事務律師事務所合夥人William L. Strauss、Susan H. Griffen與律師鄭欣宜來台,分別針對醫藥生技產業之知識產權資產化方法、近期美國最高法院及聯邦巡迴法院之專利案件以及「美國發明法案」(Leahy-Smith America Invents Act, AIA)提出討論。

文、圖/蔡立勳


知識經濟在現今社會漸成主流,越來越多企業在研發過程中投下大量資金,將保護主要創新項目的費用劃入重要預算。對多數企業來說,智慧財產權堪稱是最有價值的無形財產,但要善用並非易事。

將知識產權資產化已成當今熱門趨勢,並成為企業從所擁有的專利產生額外收入的方式之一。台灣生技月「專利智財策略研討會」,特別邀請世界最大智慧財產權事務所之一的飛翰外國法事務律師事務所合夥人William L. Strauss、Susan H. Griffen來台演講。

Strauss認為,建立一份有價值的專利組合,須確定關鍵的創新部分、完整地準備專利申請文件,最後有策略地建立及執行專利組合。

Strauss強調,「必須在企業文化中建立同仁對智慧財產權的認知」。建立專利組合時,要確定最關鍵的專利技術為何,評估這項技術是否已有業界其他廠商使用、是否有商業價值。

生技小辭典:專利組合
專利組合(Patent Portfolio)為個人或企業擁有的專利清單,透過專利組合管理可以協助企業了解專利的機會或風險,藉由這種管理及與競爭者的專利清單比較,決定擁有專利的經濟價值及持續競爭性。

依企業所需 選擇資產化策略

Strauss認為,應依企業資產性質、財務需求及與既有業務資產的關係選擇產權資產化的策略。Strauss進一步提出專利授權、專利訴訟、專利轉售、專利拍賣、專利聯盟(Patent Pool)及售出權利金收取權等6項策略,並分析各自優缺點。

他指出,專利授權應考量售價與權利金的比例結構,早期雖較難評估該項技術的商業價值,且被授權者可能是日後對此項技術提出爭議的競爭者,但潛在報酬仍...