台杉x北醫高端醫材人才培育課程

有專利才能做生意嗎?美專利律師蘇怡仁拆解專利申請策略

撰文記者 巫芝岳
日期2020-11-22
美國專利律師蘇怡仁律師 (攝影/巫芝岳)

報導/巫芝岳

昨(21)日,在台杉投資與臺北醫學大學共同舉辦的高端醫材創業人才培育系列課程中,仁盛國際專利顧問有限公司的美國專利律師蘇怡仁律師,分享了醫材新創公司在進行專利佈局前,須先清楚了解的完整觀念。

蘇怡仁律師表示,申請專利前須先思考清楚申請的目的,不論是為了防止別人仿冒,或為了募資等,不同目的下的策略會有所不同。

公司也要考量是否一定要申請專利才能做生意,「專利是在排除他人的權利,要不要執行也是由申請者自行決定。」蘇怡仁進一步強調,「且有了專利後,也不保證他人絕對不會對該專利持有人提出訴訟。」

他強調:「須釐清自身商業模式,因為不同商模會影響專利佈局。此外,技術是否成熟、或是否會一直改變,也需要考慮。」

而投資人在審查(review)投資標的的專利組合(patent portfolio)時,則要考量此舉是否可衡量出公司發展程序、哪些技術有被包含在該專利組合、哪些專利有被公開等等。

蘇怡仁以多家國外醫材公司開發用於治療高血壓的「腎交感神經阻斷導管系統」(renal denervation system)相關專利案為例。

首先開發出該系統的Ardian Medical,在2011年被醫材龍頭美敦力(Medtronic)併購,而併購後的Medtronic Ardian在2014年提出腎交感神經阻斷導管的專利申請,並在2017年取得。該專利的權利範圍包含內容就相當廣泛,像是驅動儀器的能量方式(energy delivery element)不同,也可以被包含在內。

因此,後續包括Maya Medical (被Covidien併購)、St Jude、Boston Scientific和ReCor Medical等公司所跟進開發導管系統時,都會考量到相關的專利侵權問題。

蘇怡仁以此提醒,美國專利局規定,若有和自身專利相似的專利資料,必須主動在申請專利時提交,否則,未來專利局可以為主動告知為理由,撤銷該專利。

因此,商業策略會大大影響其專利布局,例如前述的Ardian和Maya兩公司,前者為市場上先驅的「first-mover」、後者為快速跟進的「fast-follower」,兩公司的專利數量差距很大:Ardian被美敦力併購前,就持有8個美國專利,Maya則為0個。

「若身為fast-follower,其實不見得要申請專利,『先快速做並進入市場』也是一項策略。」蘇怡仁說。